法律视野

Key Patent Decisions 2019

“秘密销售”构成专利现有技术

在对于专利法又是值得关注的一年里,美国最高法院和联邦巡回法院发布了几项改变专利格局的决定,其中包括三项最高法院判决。关键案例的主题包括“秘密销售”是否构成现有技术,对双方复审程序(“IPR”)决定提出上诉的资格,联邦机构是否可以申请IPR,主权豁免权,以及美国专利局(“PTO”)是否可以追回律师费。

本白皮书节选自众达《2019年关键专利决定白皮书》,总结并解释了一些2019年里最重要的专利法决定。这些决定对专利所有人、被告和专利从业者都具有深远的意义。
最高法院裁定秘密销售是现有技术
 
美国最高法院在Helsinn一案中一致裁定,根据AIA后美国专利法35USC § 102(b)的销售阻却(on-salebar)条列,可专利(ready-for-patenting)产品的“秘密”销售构成现有技术。
 
2011年,Helsinn起诉了Teva公司,因为Teva寻求销售Helsinn受专利保护的治疗化疗引起的恶心的静脉注射液的仿制药。在新泽西地区法院判决侵权成立和专利并非无效后,联邦巡回法院推翻了地区法院判决,美国最高法院接受了上诉申请。
 
最高法院面对的问题与Helsinn在获得专利保护它的“palonosetron”产品之前的行为有关。在Helsinn开发palonosetron产品的过程中,它和一家在美国销售和分销药品的第三方公司MGIPharma Inc. (“MGI”)达成了两项协议。Helsinn授权MGI分销、促销、营销、和销售0.25mg剂量的palonosetron,但同时要求MGI对在协议下收到的任何专有信息保密。在协议签订近两年后,Helsinn在2003年递交了一个覆盖palonosetron的临时专利申请。又过了十年,Helsinn递交了一个延续专利保护0.25mg剂量的palonosetron。至关重要的是,该延续专利受AIA后的专利条款管辖。
 
在诉讼期间,Teva对该专利的有效性提出了质疑。其理由是0.25毫克剂量在Helsinn递交临时专利申请之前已“销售”了一年以上。地区法院驳回了这一观点,认为一项发明没有被“销售”,除非销售或许诺销售使该发明对公众公开。因为Helsinn和MGI的协议包含了保密性条款,地区法院裁定 palonosetron没有对向公众公开,因此该专利不能根据AIA后的销售阻却条列被认定无效。
 
最高法院认同了联邦巡回法院推翻地方法院的决定,认为AIA并不改变对于销售阻却条列一直以来的理解:销售阻却条列的重点不在于披露,而在于商业化。依据在Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 US 55(1998)一案中的先例, 托马斯大法官说:“我们的先例表明销售或许诺销售无需向公众公开发明”。在Pfaff一案中,最高法院裁定AIA之前的专利法第102条下的许诺销售“在无需考虑其是否公开了发明的各细节”情况下导致专利无效。托马斯大法官解释说,鉴于“销售”一词的含义已有先例,因此存在一个假设,“当国会在AIA中重新采用了相同的词语,国会也采纳了该词语之前的司法解释。” 最高法院还认定在AIA中新增加的“或通过其他方式对公众公开”一词“这个改变远不足够我们得出国会打算改变重新采用的‘销售’一词的含义。”
 
最高法院在听取口头辩论后仅7周就发布了Helsinn决定。它是对专利权人的一个警示,在专利申请前涉及尚未专利保护的产品的商业活动-无论秘密与否-都可能导致专利权的丧失。
 
本白皮书还讨论了一下内容:
  • 联邦巡回法院关于§ 101专利资格的更多不确定性
  • 联邦巡回法院回答了与双方复审程序(“IPR”)相关的宪法问题
  • 最高法院和联邦巡回法院为AIA授权后复审程序提供了法定指导

  • 专利局无权根据35 USC§145追回律师费

本文是原版英文众达白皮书的节选翻译。欲阅读全文,请点击此处下载原版白皮书

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