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Use It or Lose It: USPTO to Conduct Post-Registration Trademark Use Audits

未在美國註冊的外國商標如何在美國取得保護

美國最高法院於2017年2月27日否決了Belmora公司(Belmora LLC)就其與拜耳公司(Bayer Consumer Care AG)商標權糾紛和不正當競爭訴訟的複審請求。美國最高法院認為,在美國以外擁有註冊商標權的原告有權根據Lanham法案第14(3)條和第43(a)條就被告未經授權使用原告從未在美國使用的外國商標的行為提起不正當競爭訴訟。因此Bayer公司有權就Belmora公司將Bayer公司的墨西哥註冊商標FLANAX,在美國註冊在奈普生鈉止痛劑上的行為對Belmora公司提起不正當競爭訴訟。

第四巡迴上訴法院認為,Lanham法案並沒有規定原告必須要在美國有註冊商標或有商業使用才可以提請不正當競爭訴訟。早在Lexmark案中(Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S. Ct. 1377 (2014)), 美國最高法院已就此問題提出了一個兩步法的分析思路,第四巡迴上訴法院沿用了最高法院的這一思路。第一,法院認為阻止“欺騙、誤導式地使用”外國商標這一不正當競爭行為是Lanham法案保護的應有之義;第二,法院認為拜耳公司充分舉證了由於Belmora公司欺騙性質的廣告引起的消費者對兩個品牌的錯誤的聯想所直接導致的拜耳公司在經濟上的損失。

目前,美國不同的法院對這一問題的態度存在不一致。外國商標所有人在尋求反不正當競爭的救濟的時候,應當關注對法院的選擇。另外,外國商標所有人應當蒐集不正當競爭行為對其在經濟利益和公司聲譽方面造成損害的證據,例如由於被告故意使用外國商標造成消費者混淆而獲得的利潤,以支持不正當競爭訴訟的索賠。

同時,美國註冊商標所有人也應該注意到,欺騙性的行為,特別是利用僅在國外註冊的商標的美譽來搭便車的行為將有可能引發外國商標所有人對其提起不正當競爭行為之訴,同時也有可能被撤銷商標註冊。

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