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PACTE Act IP Litigation

France : conséquences de la loi PACTE en matière de contentieux PI

In Short

The Background: The Action Plan for the Growth and Transformation of Enterprises Act ("PACTE"), adopted on April 11, 2019, and promulgated on May 23, 2019, amends the statute of limitations applicable to industrial property rights litigation to the benefit of rights holders.

The Result: The new wording of the limitation period for infringement actions will prevent the limitation period from starting to run when the claimant is unaware of the  infringement and seems to allow compensation to be obtained over the entire duration of the infringement. The reform also provides that the invalidity action of the various industrial property rights is not subject to any limitation period.

En Bref

Le contexte : La loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) adoptée le 11 avril 2019 et promulguée le 23 mai 2019 modifie le régime de la prescription applicable au contentieux en matière de droits de propriété industrielle, dans un sens favorable aux titulaires de droits.

Le résultat : La nouvelle formulation de la prescription des actions en contrefaçon va permettre d’éviter que la prescription ne commence à courir lorsque le demandeur ignorait la contrefaçon et semble permettre d’obtenir réparation sur toute la durée de la contrefaçon. La réforme prévoit que l’action en nullité des différents droits de propriété industrielle n’est soumise à aucun délai de prescription.


La nouvelle loi PACTE modifie de manière importante le régime français de la prescription des actions en contrefaçon de droits de propriété industrielle, dans un sens favorable aux demandeurs, et vient corriger une « curiosité » française en matière de prescription des actions en nullité de droits de propriété industrielle.

Modification de la prescription des actions en contrefaçon

L’article 121 de la loi PACTE modifie la prescription des actions en contrefaçon des droits de propriété industrielle en prévoyant que « l’action civile en contrefaçon se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Le délai de prescription n’est pas modifié (la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 avait porté le délai de prescription de trois à cinq ans) mais le point de départ et le mécanisme de prescription sont modifiés ; rappelons que le texte antérieur faisait courir la prescription « à compter des faits qui en sont la cause ».

La réforme a deux conséquences qui devront certainement être interprétées par la jurisprudence.

La première conséquence de la réforme est d’éviter que soient prescrites des actions en contrefaçon engagées plus de cinq ans après les actes de contrefaçon, lorsque le demandeur ne connaissait pas l’existence de ces actes de contrefaçon et ne pouvait pas les connaître. Tel est souvent le cas des actions en contrefaçon d’un brevet portant sur un produit ou un procédé utilisé dans le secret d’une usine, ou lorsque la contrefaçon est de faible ampleur ou réalisée dans des cercles ou des lieux que le titulaire des droits ne peut surveiller.

En effet, avec le nouveau texte, la prescription ne commence pas à courir tant que le titulaire du droit ne connaît pas ou peut ne pas connaître l’existence de la contrefaçon.

La deuxième conséquence semble être qu’une action engagée dans le délai pourrait permettre d’obtenir réparation sur toute la période de la contrefaçon, sans limite de temps.

Cette conséquence tient à la présence de l’expression « le dernier fait » dans la phrase « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Cette formule semble inspirée de l’article 72 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet.

L’interprétation littérale du nouveau texte permet de soutenir que dès lors que l’action en contrefaçon a été engagée dans les cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer, l’action et notamment les demandes de réparation peuvent porter sur tous les actes de contrefaçon quelle que soit la date de leur commission.

Cette rédaction semble avoir été retenue par le législateur en pleine conscience de ses conséquences puisque de nombreuses associations avaient attiré l’attention du législateur sur le sens de la réforme.

Les dispositions du code de commerce relatives à la prescription des actions en violation de secrets des affaires sont modifiées de la même manière.

En l'absence de dispositions transitoires, il faut retenir que le nouveau texte s’appliquera immédiatement dès le lendemain de la promulgation de la loi. Toutefois, en application de l’article 2228 du code civil, ce texte ne permet pas de faire renaître des actions portant sur des faits qui étaient prescrits à la date d’entrée en vigueur.

Modification de la prescription des actions en nullité

L’article 121 de la loi PACTE vient préciser que les actions en nullité d’un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle, certificat d’obtention végétale et topographie de produits semi-conducteurs) ne sont soumises à aucun délai de prescription.

Rappelons que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a ramené à cinq ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions personnelles et réelles, la jurisprudence a appliqué ce délai de prescription aux actions en nullité, malgré une hésitation importante sur le point de départ de ce délai de prescription (date de publication de la demande, date de délivrance ou appréciation in concreto de la date de connaissance du motif de nullité). Cette jurisprudence n’empêchait pas le défendeur à une action en contrefaçon d’invoquer la nullité du titre comme moyen de défense, mais pouvait entraîner l’irrecevabilité de certaines actions ou demandes reconventionnelles en nullité.

La réforme prévue par la nouvelle loi PACTE met fin à cette curiosité française et aligne le droit français sur le droit concernant les marques de l’Union Européenne et sur l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet qui ne prévoient pas de délai de prescription pour les actions en nullité à titre principal ou reconventionnel.

Le point III de l’article 121 dispose que cette réforme s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la nouvelle loi mais reste sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

Entrée en vigueur

La loi PACTE a été promulguée le 23 mai 2019, après avoir fait l’objet d’un contrôle par le Conseil Constitutionnel.


Les Deux Points à Retenir

  1. Le délai de prescription de cinq ans applicable aux actions en contrefaçon d’un droit de propriété industrielle ne court plus à partir de la date des actes de contrefaçon mais à partir de la connaissance par le titulaire du droit du dernier fait lui permettant d’exercer l’action, ce qui empêche la prescription des actions lorsque la contrefaçon n’était pas connue et semble permettre de réclamer réparation pour tous les actes de contrefaçon, quelle que soit la date de leur commission.
  2. Les actions en nullité d’un droit de propriété industrielle ne sont plus soumises à un délai de prescription.

Two Key Takeaways

  1. The five-year limitation period applicable to industrial property right infringement actions no longer runs from the date of the acts of infringement. It runs from the knowledge by the right holder of the last fact enabling him to bring the action, which prevents the limitation period from running when the infringement was not known and seems to allow compensation to be claimed for all acts of infringement, regardless of when they occurred.
  2. Actions for the invalidity of an industrial property right are no longer subject to a limitation period.
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