觀點

打不死的蟑螂?!專利權利金索取態樣, 勤業眾信通訊, 趙梅君合夥律師

專利蟑螂(Patent Troll)一詞,濫觴於1993年的美國,最早用來形容積極發動專利侵權訴訟的公司。後來英特爾前任副法務長Peter Detkin,用「Patent Troll」一詞指稱專門以低價向發明人收購專利權之公司,而使這個名詞廣為流傳。「troll」英文原意是北歐傳說中的巨人,大陸多翻譯成「專利地痞」。台灣常將patent troll一詞翻譯為專利蟑螂,而帶有些許輕蔑味道。現今專利蟑螂是指以取得專利權為手段,並藉此尋求廠商給付權利金的個人或團體,並以提出專利侵權訴訟當作威脅方式,逼迫拒絕給付權利金的廠商就範。由於此類個人或團體,有別於其他專利權人,多半沒有其他收益來源,而僅以收取專利權利金為業,而且取得專利權的唯一目的是向其他廠商收取權利金,更讓遭受此類個人或團體索取權利金的廠商跳腳。美國近年來甚至出現專利恐怖分子(patent terrorists)一詞,指更不擇手段索取權利金,且索取金額愈來愈大的公司。

目前在台灣,更產生了一種台灣特有的「新型專利蟑螂」。此類個人或團體,搶先登記新型專利,然後據此要求廠商付出權利金。台灣「新型專利蟑螂」之所以能輕易取得新型專利權之原因,在於專利法在2003年2月6日修正並於2004年7月1日施行後,由原本實體審查改為形式審查。也就是智財局僅針對新型專利說明書中是否符合程序要件及形式要件進行審查,就新型專利的權利範圍不予審查。如果申請說明書符合程序要件及形式要件,專利專責機關就核發專利證書。因此,專利法修法後,常有根本不應該取得專利權的新型,例如根本沒有新穎性的、已喪失專用權的新型專利、或已被核駁的申請案、或相同的新型專利,在新型專利改成形式審查後重新申請,而仍被核准公告。再者,由於取得過程十分容易,使得專利權人得以在短時間內迅速取得大量新型專利。可是此類「新型專利」,多半禁不起檢視,只是專利權人索取權利金的工具。

專利蟑螂索取權利金的態樣:
除發動訴訟本身外,如何讓廠商從口袋裡掏出大把鈔票,專利蟑螂依其特性及持有籌碼不同,向廠商要求權利金之方法與態樣亦各異。

一、同時對一家廠商或多家廠商採取行動:
專利蟑螂可能一次僅對一家廠商要求權利金,也可能同時對多家廠商要求權利金。如專利蟑螂的規模較小,或只是一開始為測試廠商反應(test water),則多半先僅挑選一家廠商索取權利金,待成功後再陸續對其他廠商採取行動。有些專利蟑螂同時對數家廠商請求權利金,可能是因專利蟑螂的規模較大且資源較充足,或曾經以相同專利成功向其他廠商取得權利金,甚至可能希望亂槍打鳥的情況下,總會有一家廠商願意和解給付權利金。

二、挑選大廠商或小廠商採取行動:
有些專利蟑螂為了打響自己的知名度,一開始便挑選最知名的廠商提告。專利蟑螂透過找上大廠商並索取小額權利金,使大廠商不勝其擾而寧願花錢了事的情況下,順利取得第一次「戰績」,再陸續以此為「招牌」找上其他廠商收「保護費」。

三、權利金請求多寡:
有些專利蟑螂,僅向廠商請求較低的權利金,而一般廠商可能因付出權利金金額與訴訟費用相較為低,而選擇付錢了事。也有部分專利蟑螂,發出警告信同時,即請求高額權利金,接下來強勢以訴訟方式要求權利金,且談判態度強硬。此類專利蟑螂可能是以高額權利金的請求,使廠商誤信可能確實發生專利侵權事實,也可能是因其所持有之專利曾成功取得其他廠商給付之授權金。

四、訴訟的提起:
專利蟑螂多半對銷售產品或爭取新客戶沒興趣,只要合乎索取權利金的策略,動不動即以發動訴訟作為威脅手段。但是否真的進行訴訟,也有不同的考量。有些新型專利蟑螂,因自知自己的專利權禁不起檢視,而利用發起小額、甚至一元訴訟,同時要求調解的手法,希望在調解階段,與廠商達成給付授權金之合意。由於是提起訴訟,對廠商達到以訴訟恫嚇的效果,但在程序上又以調解方式進行,專利蟑螂的專利尚未經過法庭檢視;另外,專利蟑螂亦可能連帶威脅向廠商合作的客戶提告,廠商擔心專利蟑螂向其客戶提告,以至於嚇退客戶,也有可能願意付出權利金以求和;或者,專利蟑螂也可能威脅廠商其持有國外專利權,將在國外對廠商提起專利侵權訴訟,而一般廠商可能因害怕赴國外進行訴訟費用過高,進而願意給付權利金。

綜上所述,由於專利蟑螂向廠商索取權利金之態樣不同,所因應之防禦方式亦應隨之有所不同,應依個案不同之事實狀況,予以通盤考量後擬定策略,才是最有效反擊專利蟑螂的方法。

(作者是眾達國際法律事務所合夥律師。本文僅為作者個人意見不代表事務所立場。)

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